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位置商标不宜作为独立的商标类型——从“红鞋底”案谈起

发布时间：2020-03-18 来源：构卓企服

1992年，法国著名鞋履设计师克里斯提·鲁布托创造性地将红色运用到高跟鞋底部，设计出了第一双红色鞋底高跟鞋。据介绍，在他对最初的设计方案不满意时，助理的红色指甲油激发了他的创作灵感，他将红色指甲油涂在鞋底，一改高跟鞋鞋底黑色或者皮革原色的惯例，红鞋底高跟鞋就此出现。红鞋底高跟鞋一经问世，引领了时尚界潮流，鲁布托也顺势在多国注册了“红鞋底”商标。

2010年4月15日, 鲁布托向我国商标局提出“红鞋底”商标（如上图所示）在中国的领土延伸保护申请, 商标说明中载明“该商标由图样中显示的用于鞋底的红色（潘通号18.1663TP）构成（高跟鞋的外形不属于商标的一部分，仅用于指示商标的位置），指定使用在第25类：女高跟鞋商品上。该案中，原商标局以申请商标缺乏显著性为由，驳回国际注册申请。“红鞋底”商标之后经历了原商评委复审、一审、二审和再审。其中，原商评委将申请商标认定为由常用的高跟鞋图形及鞋底指定单一颜色组成。北京知识产权法院认定申请商标为三维标志，表示了高跟鞋商品本身的外形，并在局部部位填涂红色。北京市高级人民法院作出二审判决, 认定申请商标由指定使用位置的红色构成, 属于限定了使用位置的单一颜色商标。最高人民法院亦对申请商标作出限定位置的单一颜色商标的认定。至此，“红鞋底”的可注册性再次引发了诸多探讨和思考。

如北高院与最高院判决所述，该商标为限定位置的单一颜色商标，根据这一表述，该偏正短语的中心词变成了单一颜色商标。鉴于颜色的有限性与公共性，社会公众均有权使用各类颜色，若将颜色作为商标授权给一人独占，会造成其在指定商标或服务市场的颜色垄断，故单一颜色不应属于我国《商标法》的保护对象。本文不再就单一颜色商标展开讨论，仅就限定使用位置的商标谈几点个人思考。

随着经济社会发展，商标类型正在不断扩容，由传统商标逐步增加了三维标志、颜色组合以及声音商标。于是有学者提出，可以将位置商标引入从而在一定程度上增加商标申请范围，稀释现有商标混淆可能性，扩充商标申请容量[1]。对这一观点，笔者持不同意见，我认为目前无需将位置商标作为一种独立的商标类型予以保护。

一、位置商标定义不统一、保护对象及保护方式不明确，不宜作为独立的商标类型予以保护。

位置商标的英文是“position mark”,首次出现在德国。德国法律实践中认为位置商标是“将商标的标志定位或安排在商品上的特定位置的特殊标志”。WIPO将位置商标定义为“以固定的比例大小安置于商品特定位置的某一特定元素”。日本特许厅认为“所谓位置商标，是指在商品等上添附图案的位置特定的商标”[2]。在韩国最高法院第2010Hu2339号案件中，韩国最高法院认为位置商标是“以特定比例大小位于商品特定位置之上的标志”[3]。但是, 对于何为位置商标, 目前业界尚无正式统一的定义, 导致我们无法确定位置商标到底保护的是什么，因此无论是授权确权还是侵权保护都很难进行。

综合国内外学者观点，目前给出的位置商标的定义一般是指使用在特定位置的图案、颜色、文字或者上述元素的组合构成的标志。根据这一定义，位置商标是特定位置上的可视性标志。这里应该明确的是该可视性标志为没有显著性或者显著性弱到无法独立获得商标注册的标志；若其本身显著性较强，却限定了使用位置，是对申请人之后的销售、宣传等使用商标的行为进行了限制，毫无必要。位置商标的特点似乎是一个显著性较弱的可视性标志因为在特定位置上的使用而重获新生。该位置的特定性或者特殊性在其中起到了至关重要的作用，那么注册位置商标是对特定位置进行的保护吗？是否说申请人注册了一枚位置商标，则其对这一特定位置上使用可视性标志的行为实现了垄断？如果这一位置商标是具有功能性，那应否对其保护？以“红鞋底”为例，该标志是以在鞋底铺满红色的方式呈现，若其核准注册，那其他人在鞋底铺满其他颜色是否判定近似；其他人在鞋底铺满其他简易标志是否判定近似；其他人以在鞋底前脚掌、后脚掌或者其他比例使用红色是否判定近似。如果我们只保护在鞋底铺满红色，那就是在保护单一颜色；如果我们保护位置，位置上的近似应该如何判定，是否任何人都不能在该鞋底上进行设计，申请人通过进行商标注册实现了对鞋底位置的垄断；又或是对红色与鞋底的结合方式（铺满的形式）进行保护，那我们保护的是设计。若设计理念都属商标保护范畴，那商标法与其他法律的界限何在。事实上，我们对位置商标研究甚少，贸然引入会因前端授权确权的不确定性导致后续商标保护难以进行。即使在已经接受鲁布托“红鞋底”商标获准注册的美国，在鲁布托诉圣罗兰公司生产的红色红底高跟鞋侵犯其商标权一案中，美国法院作出如下两难认定：鲁布托拥有红底鞋的商标，但是当其它品牌设计的鞋子整体为红色时，红色鞋底不属侵权。

二、位置商标未引入新的商标构成要素，不必将其作为独立的商标类型予以保护。

《商标法》第八条后半句规定，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。有学者就此提出，该条是对商标构成要素的规定，并非对商标类型的规定。而位置商标的构成要素包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合, 其构成要素并未超出商标法规定的构成要素。其独特之处在于标志使用在商品或服务上的位置是固定的, 位置是对商标使用位置的限定。[4]笔者对上述观点不敢苟同。任何可视性商标在其使用过程中均需要占据一定的位置予以展示，且商标的展示位置也是有惯例的，若以此就将位置商标作为一种新型商标予以保护未免牵强。另外，若位置商标仅仅理解为固定使用位置的传统商标或三维标志，那它为何要被看作是一种新型的商标类型。例如，在《商标审查及审理标准》中对颜色组合商标的形式审查标准中有如下规定，申请人应当提交清晰的彩色图样。商标图样应当是表示颜色组合方式的色块，或是表示颜色使用位置的图形轮廓。该图形轮廓不是商标构成要素，必须以虚线表示，不得以实线表示。在随后的举例中用下图例证予以具体说明。

商标说明：该颜色组合商标由绿色和黄色两种颜色组合构成。其中绿色为Pantone 364C，黄色为Pantone 109C。绿色用于车身，黄色用于车轮。虚线部分用以表示颜色在该商品上的位置，车辆轮廓和外形不是商标构成要素。上述对颜色组合商标的表述，是限定了使用位置的。那这类商标与位置商标有何不同尚待研究。单从上文给出的一般定义来看，位置商标是现有商标构成要素与特定位置的结合，故位置商标实际未引入新的商标构成要素，且由于其上附着的构成要素显著性较弱，从而大大限制了其扩充商标申请容量的可能。以商品为例，位置商标不能脱离商品而存在，而任何商品的位置都有限的，同时位置的功能性又大大压缩了位置商标的存在空间，因此越简单的商品其位置及相应组合的有限性问题就更突出。

前述学者观点还曾提出，位置商标引入可以稀释现有商标混淆可能性[5]，实际很难起到这一作用。位置商标中的可视性标志是已长期存在的商标构成要素，若其已通过使用获得显著性，进入到现有商标体系内，则没有申请位置商标的必要；若本身因没有显著性或显著性较弱而未进入现有商标体系，则该标志通过在特定位置上的使用实现区别来源的作用，混淆也就无从谈起。

三、位置商标受限于商标的法定性和相关公众的认知习惯，不具有商标的可注册性。

《商标法》第八条规定，任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。该条的前半句似乎肯定了只要能起到区分来源的任何标志都可以申请商标，但是这半句有一个很重要的前提，即相关公众的认知习惯已将该标志作为商标进行识别。相关公众的通常认知从心理学的角度看，是通过后天学习形成的条件反射，是后天学习、积累“经验”的反射活动。具体到商标的认知习惯来说，市场主体在社会发展过程中，通过长时间对图形、文字等标识在其产品上的运用，使得相关公众在学习、认知过程中形成图形、文字是商标，继而实现区分商品或服务来源的目的。判断通常认知也就是，当相关公众通过视觉、听觉或者嗅觉感受到一个标志时，会将其与什么建立联系，是商品本身、设计方式还是商标。

而法律的明确规定对重构相关公众的认知习惯起着至关重要的作用。事实上，具有独创性的、新颖性的，可以起到区分来源作用的元素的范畴远远大于商标范畴。当我们把一种新的元素纳入商标类型之初，往往都是通过对商标的使用行为来肯定它区分来源的作用。而这种相关公众用以区分来源的认知习惯实际在法律规定其为商标元素之前就已经出现，只是我们通过法律肯定了它可以作为商标被识别的可能性。于是相关公众的认知习惯就在法律的修改中被重构、被强化，将这种区分来源的作用与商标的显著性建立强条件反射，从而渐渐促使新商标元素产生自己的固有显著性。商标的法定性与相关公众的认知习惯，共同决定了标志是否具有商标的可注册性和区分来源的特性。两者互为促进的关系，亦是非传统商标得以产生固有显著性的必然路径。

因此，无论何种样态的标志，想获得《商标法》的保护，首先必须满足的条件是，相关公众对其进行商标意义上的识别，而这一识别功能受商标法的明确规定和相关公众的认知习惯的影响，且法律规定的作用先于认知习惯的作用；其次再看其是否起到了区分来源的作用。而不是通过标识发挥区分来源的作用来肯定其作为商标的可注册性。即一个标志在未经法律认可其有具有商标的可注册性时，不能纳入商标法保护范畴，这是气味、触觉、单一颜色等不属于《商标法》第八条的保护范围的原因。

就位置商标而言，一是法律对位置商标无明确规定，致使相关公众很难建立位置与商标的条件反射；二是由于它是可视性标志和特定位置的结合，致使相关公众亦很难对其整体进行商标意义上的识别。具体到“红鞋底”案来说，鲁布托认为“红鞋底”可作为商标予以注册的理由有如下一点：对于高跟鞋商品，鞋底是生产商惯常标注商标的位置，将红色用于惯常标注商标的位置，相关公众在面对鲁布托的鞋底红色标志时会将其认知为商标。然而，也正是因为该位置通常用于标注商标，且标注方式往往是小部分占据鞋底表面。这就使得“红鞋底”明显不同于一般商标标注方式，相关公众更不会将其识别为商标，而会将其看作是鞋子设计的一部分。因此，由于涂满红色的高跟鞋底本身与大众认知的商标形态存在很大差异，即使申请人用的红鞋底极其醒目，不属于惯常设计，独特到能够使相关公众看到该设计就会意识到是某公司的产品，那也不能就此认定其作为商标的可注册性，因为这种区分来源的作用并不是通过将该独特设计认知为商标而发挥的。

不可否认，产品新颖独特的设计会给相关公众留下深刻的印象，而且相关公众在之后的消费过程中也会凭借对该设计的深刻印象来选购该产品，但是这种识别性并不是通过商标认知实现的，因此不应通过商标法律制度予以保护。如果因产品设计独特就认定其具有商标的可注册性，则很容易导致申请人利用商标制度实现对某一设计的垄断。我们可以通过外观设计、知名商品特有装潢等方式对上述情况予以保护，这样做有助于厘清商标法与其他知识产权法律的保护界限，防止出现利用商标法保护著作权法和专利法所规范的对象的情况。

在最初引入一种新的商标类型时，受相关公众认知习惯的限制，该类商标获准注册的前提通常都是经过使用获得显著性。往往最先实现注册，抢占有利位置的一定是相关领域已经产生较大影响力的主体。若市场影响力大的企业通过其经营优势、营销手段等方式，抢先获得了位置优势。考虑到前述位置的有限性和功能性，那留给别人的机会就不多了。优势企业很容易通过注册商标的方式，实现对某个设计、某种颜色等方面的垄断，不利于鼓励市场创新，激发市场活力，刺激良性的市场竞争。

退一步说，假设位置商标通过对可视性标志限定位置的使用获得了“第二含义”，即因使用获得了显著性，那这“第二含义”实际是赋予给特定位置上的可视性标志的，而非这一整体。也就是说某一无显著性或显著性较弱的可视性标志因限定位置使用，而获得了显著性。笔者认为，这也是将位置商标表述为限定使用位置的传统商标，而非限定颜色、图案、文字等要素的位置商标的原因。例如，新平衡运动鞋公司广为知晓的new balance运动鞋，其位于鞋两侧中央位置的字母“N”，（如下图所示）在我国以知名商品的商品装潢受到了保护，在美国作为位置商标注册并受到保护。[6]笔者认为，字母“N”因字母构成和表现形式过于简单，缺乏显著性特征，但因在特定位置的使用，使“N”获得了商标显著性，因此其作为商标的“第二含义”是赋予该字母的。因此，位置本身无法通过使用获得显著性，这是其与其他商标要素最本质的区别。